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既屬機關無拘束力之報告,即表示專利權亦不因此而當然被撤銷,故尚不得以技術報告之內容,作為被上訴人有故意過失不法侵害上訴人權利或利益之依據

張貼者:2012年4月8日 上午3:52wu huang ching

智慧財產法院民事判決               100年度民專上字第33號

上  訴  人  速克立股份有限公司

法定代理人  蘇美勵

訴訟代理人  黃振源  律師

被 上 訴人  鑫鼎電機股份有限公司

法定代理人  林東海

訴訟代理人  邱南英  律師

複 代 理人  郭全河

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件,上訴人對

於中華民國100 年7 月8 日本院99年度民專訴字第211 號第一審

判決提起上訴,本院於中華民國101 年2 月23日言詞辯論終結,

判決如下:

    主  文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

    事實及理由

一、上訴人主張

被上訴人於民國(下同)94年9 月12日向經濟部智慧財產局

    (下稱智慧局)申請取得之「無刷馬達磁鐵轉子結構改良」

    TWM285127 新型專利,嗣於99年5 月14日申請專利範圍修正

    案,惟系爭專利不具新穎性與進步性。且被上訴人未依專利

    法第104 條規定於行使新型專利權時,應提示新型專利技術

    報告進行警告。故其行使確有不當且有過失責任。上訴人亦

    提出傳真書,上訴人之零件供應商佳元精密股份有限公司(

    下稱佳元公司),於接到被上訴人不當行使權利之信函後,

    即不再供應本件「無刷馬達磁鐵轉子避震」裝置予上訴人,

    上訴人為得將商品組合上市,只能委由訴外人竣詮企業有限

    公司(下稱竣詮公司)另為本件系爭裝置之設計、開模、測

    試及生產,共須新台幣(下同)260 萬元,此除有竣詮公司

    之報價單外,另上訴人亦已依約支付價金完結,此有應支付

    之支票可供參酌。故上訴人因被上訴人之不當行使權利行為

    ,使原已開具之模具未能使用,再委由他人竣詮公司另行設

    計模具,測試、生產,而產生260 萬元之損害,且上訴人亦

    已支付,此損害與被上訴人之行為確有因果關係。又上訴人

    於商品驗證登錄證書,關於送驗商品電子生產廠商均載為「

    志輝科技股份有限公司」(下稱志輝公司),其與佳元公司

    為同一廠商,而志輝公司不再供應電子零件,由新生產公司

    竣詮公司所重行開設之模具生產,自須就新規格零件及組裝

    後之整體商品,重行依商品檢驗法、商品驗證登錄辦法規定

    而重為報驗,故上訴人有為報驗所生57萬2 千元之損害,此

    與被上訴人之行為間亦存有相當因果關係。

系爭專利請求項1 不具新穎性及進步性:

  1.系爭專利請求項1 所載之技術內容及限制條件,已由證物7

    說明書或圖式所揭露,因系爭專利請求項1 所載克服先前技

    藝之核心技術,即於轉子托架與心軸托架間,以橡膠體連結

    之技術,與原證7 說明書所欲克服之習知電動機之轉子轉動

    結構設計相同,此亦可參原證7 、8 (證物8 為證物7 之中

    譯本)說明書第2 頁,故系爭專利請求項1 有違專利法第94

    條第1 項第1 款之規定,而不具可專利性。再參證物7 說明

    書「發明所要解決的課題」提及,由於這個構造無法有效衰

    減轉子鐵心的振動,所以經由定子旋轉磁場產生而顯現於轉

    子旋轉方向的「振動」,經由心軸6 傳達到風扇9 ,風扇振

    動因而產生不舒服之「聲音(即所謂的噪音)…『0005』…

    …但是,插入橡膠之後,相對於以往方法,『軸向推力變弱

    』,轉子鐵心內周部份和防震橡膠的接合面以及外周部份和

    內周部份的接合面,產生了交錯和脫落等現象,以及轉子鐵

    心偏心、傾斜等等問題。」,而證物7 圖5 所示於內、外周

    部分(內外矽鋼片托架)插結防震橡膠,既存有其所欲克服

    之技術課題,而系爭專利亦存有相同之技術課題,則系爭專

    利請求項1 整體結構設計於未較證物7 增進何等功效之情形

    下,實不具新穎性。

  2.另觀諸證物7 圖2 (a ),係所揭之外周部分(矽鋼片托架

    ),內周緣則環設有數個連續間隔排列之凹槽與凸緣,圖2

    (b )之內周部分(矽鋼片托架),外周緣則形成有與外周

    部位凹槽對應之凸緣,及與凸緣對應之凹槽;內外周部分採

    對應之連續間隔排列設計,於防震橡膠插入內、外周部分時

    ,與系爭專利請求項2 所欲達成強化兩托架與橡膠體之結合

    牢固性之目的相同,則其設計與證物7 相同,亦不具新穎性

    。而證物7 說明書「改善課題的解決方法」亦指出,……又

    上述外周部分的內緣側與內周部分的外緣側各自有多數的「

    突出形狀」,由該說明書所記載之內容可知,系爭專利請求

    項2 所指之「凹槽、凸出緣片」不具新穎性及進步性。縱被

    上訴人主張其凹槽或凸出緣片與證物7 不同,然於一表面形

    成凹、凸表面結構設計,可強化射出物結合牢固性,乃一般

    大眾所知悉之知識,熟悉此技藝者可輕易推得,且凹槽、凸

    緣片與包覆強化牢固性,其對於結構功效之影響並非不可預

    期,實不具有進步性。且依智慧局2010年9 月1 日之新型專

    利技術報告,系爭專利不具進步性。準此,上訴人爰依專利

    法第104 條、第105 條及民法第184 條請求損害賠償。並聲

    明求為判決:被上訴人應給付上訴人317 萬2 千元,並自起

    訴狀送達之翌日起至清償日止,按年息5%計算之利息,暨上

    訴人願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人則以

系爭專利非具有無效之事由

  1.上訴人提出證物7 日本特開平6-86485 號「永久磁石電動機

    回轉子」,並提出專利舉發申請書主張系爭專利欠缺新穎

    性與進步性。然證物7 之永久磁鐵電動機之轉子結構,如「

    (57)【要約】中之【構成】並稱『在有永久磁鐵的電動機

    轉子方面,將永久磁鐵4 固定粘著在轉子鐵心的外周部分1

    和固定在心軸上轉子鐵心的內周部分2 ,將這兩個部分以防

    震橡膠3 連結構成。永久磁鐵電動機的轉子是用積層鐵板作

    成外周部分1 和內周部分2 ,外周部分1 的內緣側與內周部

    分2 的外緣側各自有多數的突出形狀,鐵板在積層加工的時

    候,至少一片以上要旋轉交錯堆疊,防震橡膠3 與外周部份

    1 和內周部份2 一體成形,形成一個彈性體,因而能得到防

    震性能卓越的轉子。更進一步,藉由調整防震橡膠的材質和

    徑向尺寸,可以任意地設定防震性能。』」即證物7 之日本

    特開平6- 86485號之轉子鐵心5 係由複數的環狀矽鋼片交錯

    堆疊而成「外周部分1 」和「內周部分2 」並於前述每一片

    「外周部分1 」和「內周部分2 」之間設置「防震橡膠3」

    而製成一體成型。惟系爭專利之申請專利範圍第1 項,係於

    「無刷馬達之轉子10與心軸11間,分別以剛性的轉子托架12

    及心軸托架13架撐組裝,而兩托架12、13間以橡膠體14連結

    」亦即系爭專利乃係於轉子10內側設轉子託架12,而於心軸

    11外側設心軸託架13,再於前述轉子託架12與心軸託架13之

    間設橡膠體14,以產生防振效果。而與證物7 之轉子鐵心5

    直接於每一片「外周部分1 」和「內周部分2 」之間設置「

    防震橡膠3 」之結構並不相同,故由證物7 無法證明系爭專

    利之申請專利範圍第1 項欠缺新穎性與進步性。

  2.關於上訴人主張系爭專利之申請專利範圍第2 項亦欠缺新穎

    性與進步性部分,因系爭專利之申請專利範圍第2 項包含第

    1 項之技術特徵。承前所述,既由證物7 無法證明系爭專利

    之申請專利範圍第1 項欠缺新穎性與進步性,自無法證明系

    爭專利權之申請專利範圍第2 項欠缺新穎性與進步性。尤以

    證物7 係於每一細鋼片預先成型凹凸緣面,再以內外鋼片互

    相堆疊交錯排列成,而構成交錯狀之凹凸緣面,如此與系爭

    專利權之申請專利範圍第2 項於「轉子托架12內緣面及心軸

    托架13外緣面上,分別設留相間的凹槽或凸出緣片15,供與

    橡膠體14設置結合」之結構並不相同,則由證物7 無法證明

    系爭專利之申請專利範圍第2 項欠缺新穎性與進步性。

被上訴人並未不當行使專利權,縱被上訴人不當行使專利權

    亦與上訴人主張之損害不具因果關係:

  1.由被證5 即上訴人之網站內容,該內容係於2010年10月20日

    下載,於該網站之大標題內容「哇!應該  大大的慶祝一下

    ,第一代Big John大約翰直流變頻抽油煙機最後三台貨(已

    在9 月30日全售完)」。顯見縱被上訴人於99年4 月2 日以

    存證信函通知上訴人,上訴人亦未因此停止銷售使用可能侵

    害系爭專利之「直流無刷馬達」的「大約翰直流變頻抽油煙

    機」,亦未停止製造「直流無刷馬達」及任何銷售行為,故

    縱被上訴人未依專利法第104 條之規定於通知上訴人之存證

    信函中提示新型技術報告,惟上訴人未因此停止繼續利用該

    技術,故未構成權利濫用。次依智慧局2010年9 月1 日之新

    型技術報告書第2 頁「14、比對結果」包含請求項1 及請求

    項2 ,則被證7 既以系爭專利修正前之申請專利範圍所為之

    新型技術報告,尚不得逕推論系爭專利修正後之申請專利範

    圍會產生同一結果,故被證7 第3 頁「15、備註」並稱「99

    年5 月14日另有更正案未審結,本新型專利技術報告係依95

    年1 月1 日公告本進行比對。」則被上訴人自無過失責任。

    又專利法第104 條之警告函,雖亦屬權利行使,惟若上訴人

    並未因此停止製造、開發或利用警告函所指「無刷馬達」之

    轉子技術,則上訴人自未因被上訴人之寄發存證信函致受有

    損害。

  2.另觀諸上訴人於原審所提出之三張支票,該三張支票之受款

    人,除第一張之受款人竣詮公司與報價單相符外,其餘二張

    之受款人皆為不同之法人,則上訴人完成上述發票行為,是

    否有將前述三張支票交付予竣詮公司,實屬有疑,則其間是

    否確有交付支票或於99年4 月2 日以後,竣詮公司確有承攬

    並重行設計被上訴人所有「排油煙機」之「電子驅動迴路」

    ,亦有疑問。縱上訴人曾向竣詮公司定作,並由竣詮公司重

    行設計排油煙機之電子驅動迴路,亦與被上訴人不當行使專

    利權之行為欠缺因果關係。因被上訴人以存證信函通知上訴

    人,乃係上訴人製造出售及使用於「大約翰直流變頻抽油煙

    機」之「直流無刷馬達」之轉子結構可能侵害系爭專利,並

    非通知上訴人於其製造之「排油煙機」所使用之「電子驅動

    迴路」侵害系爭專利。另如佳元公司並未因為收到被上訴人

    之存證信函,而禁止關係企業志輝公司出售任何產品予上訴

    人,且上訴人亦未提出已向志輝公司購買排油煙機之電子驅

    動迴路之要約,豈能主張志輝公司已拒絕販售,而須另由竣

    詮公司承攬排油煙機之電子驅動迴路,並因此支出設計費用

    ,則上訴人委由竣詮公司重行設計排油煙機之電子驅動迴路

    ,應係為增加協力廠商,顯與被上訴人不當行使專利權之行

    為欠缺相當因果關係。

  3.上訴人所提出之「漢翔公司電磁效應實驗室報價單」,其中

    第4 至12頁之報價單日期為2009年1 月19日至2009年9 月17

    日,第13頁之報價單日期為2010年5 月12日。亦即第4 至12

    頁之報價單日期既於被證1 之存證信函郵寄日前,則該第4

    至12頁之檢驗費用支出與被上訴人之行為即欠缺相當因果關

    係。又第13頁之報價單,若依前述上訴人仍繼續販售經檢驗

    通過之第一代大約翰直流變頻抽油煙機,則該第13頁之報價

    單僅係可能預定支出,上訴人既未受損害,該未發生之損害

    亦與被上訴人之行為欠缺相當因果關係。再依經濟部標準檢

    驗局公告之國家標準CNS13783-1、CNS3765 、IEC000000000

    0 之規定,「直流無刷抽油煙機」之「電子驅動迴路」乃係

    必驗項目,故直流無刷抽油煙機「電子驅動迴路」之供應商

    或內容如有變更,即屬於商品檢驗法第27條第6 款所稱之「

    其他應受檢驗事項有變更情事者」,依該法之規定「經檢驗

    合格之商品,應重行報驗」。今上訴人於「直流變頻抽油煙

    機」變更「電子驅動迴路」,並因此而增加新機種如S207、

    S207F 、S227、S227F 、S237、S237F 等,則若因此須重驗

    ,係基於法律之規定,非被上訴人之行為所致,且上訴人亦

    因此增加於同業間之競爭力,可獲得更多營業利益,何來損

    害之有。

  4.承前所述,上訴人提出之「漢翔公司電磁效應實驗室報價單

    」顯與上訴人主張其於99年4 月2 日後,因被上訴人不當行

    使專利權之行為,另行委由竣詮公司重行設計排油煙機之「

    電子驅動迴路」之時間點矛盾。因必先有竣詮公司完成排油

    煙機「電子驅動迴路」之設計,始能委託漢翔公司進行電磁

    效應(EMC、EMI)實驗,則漢翔公司於2009年1 月19日至2009

    年9 月17日已接受上訴人之委託,就竣詮公司完成設計之排

    油煙機「電子驅動迴路」進行電磁效應實驗,而漢翔公司欲

    進行電磁效應(EMC、EMI)實驗,自須有電子驅動迴路之完成

    品始能進行,則竣詮公司承攬上訴人之排油煙機的電子驅動

    迴路設計工作,必於98年1 月19日前,且依據電子同業間進

    行電子驅動迴路之設計,由設計到完成約需6 至12個月之久

    ,則上訴人既於98年1 月19日委由漢翔公司進行電磁效應(E

    MC、EMI)實驗,即可推算竣詮公司承攬上訴人之排油煙機的

    電子驅動迴路之設計工作,應早於97年7 月以前,而被上訴

    人係於99年4 月2 日始以存證信函通知上訴人,則上訴人委

    由竣詮公司承攬之排油煙機的電子驅動迴路之設計支出,顯

    與被上訴人不當行使專利權之行為完全無關。

上訴人並未舉證證明與佳元公司之間是否有任何有關排油煙

    機的電子驅動迴路之交易,則縱佳元公司曾經於99年4 月13

    日以傳真函通知上訴人,亦與竣詮公司承攬上訴人之排油煙

    機的電子驅動迴路之設計無關。且觀諸佳元公司聲明並未提

    及上訴人應停止任何有關排油煙機的電子驅動迴路之交易。

    觀諸被上訴人所提志輝公司之發票影本,志輝公司於99年5

    月19日與6 月22日仍繼續供應直流無刷馬達之控制元件予被

    上訴人,亦足證志輝公司並未因為被上訴人之函知行為而終

    止與上訴人間之交易行為。且觀諸上訴人提出之試驗報告,

    係由志輝公司提供排油煙機之電子驅動迴路供檢驗,並由上

    訴人於98年11月17日取得經濟部標準檢驗局之商品驗證登陸

    證書第CZ000000000000號00,亦足證志輝公司並未中斷與上

    訴人間之交易,事實上係因上訴人自99年起即未曾向志輝公

    司發要約通知購買排油煙機之電子驅動迴路,則既有可歸責

    於上訴人之事由,終止與志輝公司間之交易,上訴人自未因

    被上訴人不當行使專利權之行為而受影損害,二者並無因果

    關係。

觀諸佳元公司於99年04月13日之傳真函第11至12行之記載,

    係在表示將停止排油煙機之銷售業務,以避免因排油煙機所

    使用之馬達磁鐵轉子避震相關產品涉及侵權問題。亦即雙方

    爭執者係佳元公司不願繼續向上訴人購買排油煙機所使用之

    馬達磁鐵轉子避震相關產品,該部分係屬於馬達轉子硬體機

    構之問題,並非排油煙機電子驅動迴路之爭執。另觀上訴人

    於原審所提之報價單,第1 頁之項次第1 至9 之「品名/ 規

    格」係有關於「排油煙機專用之雙面雙層SMT PCB 」等認證

    規格之報價,與佳元公司於99年04月13日之傳真函所稱之排

    油煙機所使用之馬達磁鐵轉子避震相關產品無關。且觀諸該

    報價單中之品名、規格等與上述傳真函中所指之排油煙機所

    使用之馬達磁鐵轉子避震相關產品無關。則何以能依上述傳

    真函,即發生如上訴人所稱因支出如報價單之設計費共296

    萬元。又租用漢翔公司電磁效應實驗室為每小時2,000 元,

    則以上訴人主張支出實驗費用57萬2 千元,換算其租用時間

    為285 小時,又與通常情形相互矛盾,通常租用實驗室進行

    排油煙機之電磁效應測試之情形,合理費用約11萬元,約55

    小時已足。且並非持續性租用,而係以每次租用1 至3 小時

    進行測試,如經測試不合格,租用人通常即會中止測試,以

    降低費用之支出,並針對測試不合格問題修改,於修改完成

    後再進行測試。況該費用與報價單第4 至12頁所支出之實驗

    費用21萬2 千元整不符,其主張自有矛盾之處。

三、原審為上訴人全部敗訴之判決,上訴人不服,提起上訴,並

    聲明:1.原審判決廢棄。2.上開廢棄部分,被上訴人應給付

    上訴人新台幣3,172,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起至清

    償日止按年息百分之5 計算之利息。3.上訴人願供擔保請准

    宣告假執行。被上訴人則答辯聲明:1.上訴駁回。2.若受不

    利益判決,願供擔保,請准宣告免假執行。

四、上訴人主張被上訴人為「無刷馬達磁鐵轉子結構改良」TWM2

    85127 新型專利之專利權人,系爭專利於94年9 月12日申請

    ,95年1 月1 日公告。被上訴人於98年7 月2 日向智慧局申

    請技術報告,並於99年4 月2 日發函上訴人,告知其所販賣

    之排油煙機馬達結構侵害被上訴人所有系爭專利,另上訴人

    之零件供應商佳元公司於99年4 月13日發函上訴人,告知已

    知悉上訴人公司之產品有侵害被上訴人系爭專利之情形,又

    上訴人於99年4 月19日以證物7 向智慧局舉發系爭專利不具

    新穎性及進步性,及被上訴人於99年5 月14日向智慧局提出

    系爭專利申請專利範圍更正本,刪除申請專利範圍第1 項,

    僅餘申請專利範圍第2 項為獨立項之事實,為兩造所不爭執

    ,並有專利公報(見原證1 )、新型技術報告(見被證7 )

    、存證信函(見被證1 )、傳真函(見原證2 )、舉發申請

    書及理由書(見原證4 )、申請專利範圍修正本及舉發答辯

    申請書等件(見被證4 )為證,應信為真實。惟上訴人主張

    被上訴人於未取得新型技術報告前即請求上訴人停止販售產

    品,惟系爭專利已經新型技術報告認定為不具進步性,另上

    訴人所提證物7 足以證明系爭專利不具新穎性及進步性,故

    被上訴人不當行使專利權,致上訴人受有損害等情,則為被

    上訴人所否認,並以前揭情詞置辯,故本件之首要爭點為被

    上訴人上開行使專利權之行為,是否為故意或過失不法侵害

    他人權利之行為。

五、按新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報

    告進行警告。專利法第104 條定有明文。核其於92年新增時

    之立法理由為:「由於新型專利未經實體審查,為防範新型

    專利權人濫用其權利,影響第三人對技術之利用及開發,其

    行使權利時,應有客觀之判斷資料,亦即應提示新型專利技

    術報告。核其意旨,並非在限制人民訴訟權利,僅係防止權

    利之濫用,縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告,亦

    非不得提起民事訴訟,法院就未提示新型專利技術報告之案

    件,亦非當然不受理,此為新型專利技術報告制度設計之核

    心。」。故新型專利技術報告之提出,並非專利侵權起訴之

    合法要件,此觀之司法院釋字第507 號解釋文謂:「憲法第

    16條規定人民有訴訟之權,此項權利之保障範圍包括人民權

    益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內,惟訴訟權

    如何行使,應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害

    他人自由,或為避免虛耗國家有限之司法資源,對於告訴或

    自訴自得為合理之限制,惟此種限制仍應符合憲法第23 條

    之比例原則。……規定被害人必須檢附侵害鑑定報告,始得

    提出告訴,係對人民訴訟權所為不必要之限制,違反前述比

    例原則。」,是主張遭受侵害之專利權人已以訴狀具體指明

    其專利權遭受侵害之事證者,其告訴即屬合法(司法院釋字

    第507 號解釋文理由書參照)之意旨相當。且按事業對他人

    散發侵害各類智慧財產權警告函時,倘已取得法院一審判決

    或公正客觀鑑定機構鑑定報告,並事先通知可能侵害該事業

    權利之製造商等人,請求其排除侵害,形式上即視為權利之

    正當行使,認定其不違公平交易法之規定;其未附法院判決

    或前開侵害鑑定報告之警告函者,若已據實敘明各類智慧財

    產權明確內容、範圍及受侵害之具體事實,且無公平交易法

    各項禁止規定之違反情事,亦屬權利之正當行使(司法院釋

    字第548 號解釋理由書參照),故提起專利侵權訴訟時,非

    必要求新型專利權利人須提出侵害鑑定報告,亦無須非提出

    新型技術報告進行警告後始得行使權利。此係因新型專利於

    92年修訂時採形式審查,故該專利究有無符合專利要件,尚

    不確定,為防止專利權人不當行使或濫用權利,造成他人之

    損害,乃明定行使權利應提示新型技術報告,並作為推定專

    利權人行使權利有無故意過失責任之認定,此與前開解釋理

    由書意旨相同,故縱新型專利權人未提出新型技術報告即向

    被控侵權人行使權利,亦應視其具體行使內容,以判斷有無

    故意或過失不當行使權利之情事,特別是有些專利產品之周

    期甚短,而新型技術報告之取得,縱非曠時費日,亦須一段

    時間,如苛責新型專利權人必持新型技術報告始得行使權利

    ,否則即屬故意或過失不當行使權利,顯係對人民訴訟權之

    不當限制

六、經查被上訴人於95年1 月1 日即已取得系爭專利權(見原證

    1 ),嗣於98年7 月2 日提出新型專利技術報告之申請(見

    被證7 ),並於99年4 月2 日始向上訴人發存證信函警告稱

    上訴人所生產之排油煙機風車馬達結構有侵害系爭專利權之

    情形,請上訴人勿再販售(見被證1 )。而被上訴人所有系

    爭新型M285127 號專利即係馬達磁鐵轉子結構,係可用於排

    油煙機馬達之專利,故被上訴人於取得智慧局所頒發之專利

    證書,即權利證明後,經過侵權比對向上訴人發函警告,並

    於發函前10個月即已向智慧局申請新型技術報告,惟智慧局

    於99年9 月1 日始完成該技術報告(見被證7 ),距被上訴

    人申請之日已逾1 年2 月之久,雖該技術報告認系爭專利與

    1996年1 月11日公告之TW268161專利相較,不具進步性,然

    查新型技術報告之性質,依專利法第103 條於92年新增時之

    之立法理由為:「……新型專利技術報告之性質,係屬機關

    無拘束力之報告,並非行政處分,僅作為權利行使或技術利

    用之參酌。」,既屬機關無拘束力之報告,即表示專利權亦

    不因此而當然被撤銷,故尚不得以技術報告之內容,作為被

    上訴人有故意過失不法侵害上訴人權利或利益之依據。況被

    上訴人於發函警告前即已申請新型技術報告,故實難以被上

    訴人於行使權利時,未提出新型技術報告,即認定權利人有

    故意或過失不法侵害他人之行為。

七、次查依據上訴人所主張其零件產製造商佳元公司之傳真函,

    其內容為:「關於無刷馬達磁鐵轉子避震侵權事宜,經鑫鼎

    電機股份有限公司(即被上訴人)舉發後,我司請專利事務

    所經查證了解後,在技術審查上的確有雷同相似部分涉及侵

    權,在兩造公司就侵權法律部分尚未釐清之前?……我司會

    後決定……」(見原證2 ),足證佳元公司並非僅依被上訴

    人之告知侵權事宜即不再與上訴人交易,而係佳元公司請專

    利事務所查證了解後,認為涉及侵權,始作出停止交易之行

    為,故以此傳真函之內容,難認被上訴人有何故意或過失不

    法行使權利之行為。此外,上訴人主張佳元公司不再供應系

    爭專利相關零組件,致其必須另外設計、開模、測試及生產

    所提之漢翔公司電磁效應實驗室試驗報告(見本院卷第42

    至99頁),雖可證明上訴人所生產製造排油煙機內有由佳元

    公司(即志輝公司,兩造對此均不爭執,見本院卷第100 、

    101 頁)生產製造的零件,惟查該零件為排油煙機的電子驅

    動迴路面板等,與系爭專利之技術特徵不同,查系爭專利主

    要係一種可使無刷馬達轉軸轉動達到靜音實用之新式轉子結

    構改良,主要將無刷馬達內部轉控的轉子托架設成內外剛性

    架具,中央以橡膠體做射製包覆形成一與內側心軸托架相連

    結的構造(參系爭專利說明書之摘要說明,見被證2 第2 頁

    ),而上開試驗報告中由佳元公司製造之電子驅動迴路面板

    等零件,並非系爭專利之必要零件,不能證明該零件與系爭

    專利有直接關係。且縱上訴人主張因被上訴人之警告函,致

    轉向竣詮公司設計模具及生產,並提出支付竣銓公司之支票

    三紙(見本院卷第41頁),惟此證據仍不足以證明上訴人因

    佳元公司停止供料後,竣銓公司係生產與系爭專利有關之零

    件,況縱係生產相關零件,亦屬上訴人製造銷售產品之必要

    費用,不能認係因被上訴人行使權利所生損害

八、末按專利權之授與,係國家基於經濟及產業政策所授予之排

    他權利,具有以一對眾之關係,專利權一旦被授予,同時也

    宣告了排除他人享有及限制他人使用該項權利之機會,因此

    ,專利採公眾審查制度,任何人均得附具證據,向專利專責

    機構提起舉發,且只要利害關係人對於專利權之撤銷有可回

    復之法律上利益,即便專利權期滿亦得提起舉發,專利法第

    67條第2 項後段、第68條分別定有明文。且按以文字表達技

    術思想雖屬不易,然要將技術思想作為客觀權利之保護範圍

    ,仍必須以文字表現,因此專利法第106 條第2 項規定,新

    型專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準。而以文

    字表現技術思想,既屬不易,則於專利公告後,如有疏失、

    闕漏,或有不明瞭之記載,專利權人當然必須加以更正,以

    便讓公眾得以清楚知悉被剝奪享有及限制利用之權利範圍。

    故專利法第108 條準用第64條第1 、2 項之規定,亦准許專

    利權人得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭

    記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖示,且其更正不

    得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍,亦不得實質擴

    大或變更申請專利範圍。再按可專利要件係採絕對新穎性以

    及客觀進步性之原則,故先前技術不以國內公開之引證為限

    ,亦無論申請人是否知悉,只要是同一技術領域,且公開時

    間早於系爭專利申請時,均可作為判斷系爭專利是否具備新

    穎性及進步性等可專利要件之先前技術。系爭專利權雖經新

    型技術報告認與1996年1 月11日公告之我國TW268161專利相

    較不具進步性,及原審以上訴人所舉證據7 即1992年9 月24

    日公開之日本特開平6-86485 號「永久磁鐵電動機的轉子」

    專利,認足以證明系爭專利更正前之申請專利範圍不具新穎

    性及進步性,惟查被上訴人已於99年5 月14日向智慧局提出

    系爭專利申請專利範圍更正本,刪除申請專利範圍第1 項,

    僅餘申請專利範圍第2 項為獨立項,及上訴人於99年4 月19

    日向智慧局所提系爭專利不具可專利要件之舉發案,於本院

    言詞辯論終結前均尚未審定,且縱審定為舉發成立確定,亦

    僅係被上訴人不得行使權利,尚難認被上訴人有何故意或過

    失,知悉其經智慧局所核發之專利證書為一無效之專利,不

    得行使權利而行使。

九、綜上所述,被上訴人以系爭專利對上訴人行使權利時,雖有

    未提示技術報告書之事實,且縱系爭專利有應撤銷之事由,

    均無法證明被上訴人係故意或過失不當行使權利,且亦無法

    證明上訴人因此而受有損害。從而上訴人依專利法第104 條

    、第105 條、民法第184 條等規定,主張依不當行使專利權

    所生損害賠償之法律關係,請求被上訴人給付上訴人317 萬

    2 千元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止,按年息百

    分之五計算之利息,為無理由,應予駁回,其假執行之聲請

    ,亦失所附麗,應併駁回之。原審為上訴人敗訴之判決,並

    駁回其假執行之聲請,其理由雖略有不同,惟其結論並無二

    致,上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當,求予廢棄改判,為

    無理由,應予駁回。

十、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據,經本院斟酌

    後,認為均不足以影響本判決之結果,自無逐一詳予論駁之

    必要,併此敘明。

據上論結,本件上訴為無理由,依民事訴訟法第449 條第1 項、

第78條,判決如主文。

中    華    民    國    101   年    3     月    22    日

                    智慧財產法院第二庭

                          審判長法  官  陳忠行

                                法  官  曾啟謀

                                法  官  熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀,其

未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本),上訴時應提出委任律師或

具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另應附具律師

資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1

項但書或第2 項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律

師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。

中    華    民    國    101   年    3     月    27    日

                                書記官  陳士軒

附註:

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項):

對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其他法定代理人具有律師資格者,不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人為

法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者,亦得為第三審訴訟代理人。

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