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專利權權利金之紛爭,並非屬商人供給之商品,自無民法第127 條第8 款規定之適用,而應適用民法第125 條一般請求權之15年消滅時效

張貼者:2013年1月19日 下午6:02wu huang ching

智慧財產法院民事判決                97年度民專訴字第61號

原      告  荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司

           (Koninklijke Philips Electronics, N.V.)

法定代理人  Eric Coutinho

訴訟代理人  李訓鋒

被      告  新利虹科技股份有限公司

法定代理人  林燈貴

上列當事人間使用專利權權利金事件,本院於中華民國101 年12

月10日言詞辯論終結,判決如下:

    主文

被告應給付原告新臺幣壹仟萬元,及自民國九十七年十二月二十

四日起至清償日止按年息百分之二十計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

本判決於原告以新臺幣佰拾肆萬元供擔保後,得假執行。但

被告如以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保,得免為假執行。

    事實及理由

壹、程序方面:

一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密

    法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交

    易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟

    事件,暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管

    轄之民事事件,由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法

    第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定

    有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一

    審民事事件,依前揭條文之規定,本院有管轄權,合先敘明

    。

二、次按國際裁判管轄之合意,除當事人明示或因其他特別情事

    得認為具有排他亦即專屬管轄性質者外,通常宜解為僅生該

    合意所定之管轄法院取得管轄權而已,並不當然具有排他管

    轄之效力,且我國民事訴訟法關於法院管轄之規定,係以「

    以原就被」為原則,旨在便於被告應訴,以免其長途奔波。

    本件兩造於本判決附表二所示簽訂日期所簽訂如本判決附表

    二契約名稱所示之系爭授權金契約係約定:「兩造間因本契

    約所生之任何爭議(包括有關其成立、有效或終止之問題)

    應提交由荷蘭海牙之有權法院審理;但於飛利浦為原告方時

    ,飛利浦有權選擇將該爭議提交至被授權人註冊所在地之有

    權管轄法院或任何在臺灣(註:本契約Territory 之定義為

    臺灣)有權管轄之法院。於在任何可能被主張為得適用於任

    何命令或判決之有效性、執行或強制執行之法律所允許的最

    大範圍內,被授權人於此不可撤回地對該法院之管轄權、訴

    訟程序或審判地以及任何該法院就本件契約相關之任何命令

    或判決(包括但不限於缺席判決)之有效性、執行或強制執

    行放棄異議權。」(見原證4 第12.06 條、原證6 第12.06

    條、原證7 第11.06 條、原證8 第12.06 條、原證9 第11.7

    條。原證6 第25.13 條規定意旨亦相同),亦即,依兩造間

    約定,原告即有權選擇於被告註冊所在地之管轄法院起訴。

    況查被告之主營業所既設在我國境內之新竹縣,依上開程序

    方面第一項所述,屬本院之轄區,而原告放棄合意之荷蘭法

    院管轄,向本院起訴請求,縱與系爭授權金契約約定不合,

    惟既屬有利於被告就近應訊,且未違反專屬管轄之規定,即

    無不合,是本院就本件事件有管轄權。系爭授權金契約僅約

    定荷蘭海牙地方法院就契約所生爭議具有管轄權,並未約定

    該院之管轄權具有排他性,依最高法院91年度台抗字第268

    號裁定意旨,自應將其解為併存之管轄約定,不影響其他法

    院行使原有之管轄權。

三、又按我國涉外民事法律適用法第6 條第1 項規定:「法律行

    為發生債之關係者,其成立要件及效力,依當事人意思定其

    應適用之法律。」,依兩造系爭授權金契約上開條款約定,

    可知系爭授權金契約之效力、解釋及履行悉依荷蘭法,如同

    本合約係完全於荷蘭簽訂和履行一般,是本件之準據法應為

    荷蘭法


貳、實體方面:

一、原告起訴主張:

  原告花費至為可觀之人力、物力及時間,投資研發光碟片相

    關技術,包括CD-R、CD-RW 、DVD+R 、DVD-R 、DVD+ RW 、

    DVD-RW等各種光碟片之高科技技術,更耗費鉅資及時間,遵

    循各國法律規定申請、取得專利權,在我國至少取得如本判

    決附表一所示之發明專利,原告為使消費者能有多樣性選擇

    ,謀求與其它廠商所研發之光碟片產品相容,乃與該等廠商

    共同制定各類光碟片之規格,例如CD-ROM光碟片規格(通稱

    「黃皮書」)、CD-R光碟片規格(通稱「橘皮書」)以及各

    式DVD 光碟片規格。因此,凡製造上開各式光碟片者,均須

    合法取得原告上開相關專利之授權,否則即構成侵害原告之

    專利權,是上開專利乃製造相關規格光碟片之必要專利。

  被告為合法產製相關規格之光碟片,曾於本判決附表二所列

    期間與原告簽訂數項專利授權合約,其中包括原告針對CD-R

    光碟片推出新授權模式後,而與原告簽訂之「Veeza CD-R光

    碟片製造商註冊合約」。因被告於授權期間屢次違反本判決

    附表二所列合約,並拒絕履行相關契約義務,或遭原告終止

    ,或於契約屆期後遭原告拒絕續為授權。

  被告依上開合約本應誠實申報其所銷售之光碟片數量,並據

    實計算應繳納予原告之權利金數額。權利金數額之計算,係

    按被告之光碟片銷售數量乘上合約所定之權利金費率而得之

    (詳各授權合約相關條文)。以DVD+R 光碟片而言,依光碟

    片市場調查機構Understanding & Solution之94年12月報告

    ,被告於94年銷售DVD+R 光碟片約88百萬片,惟被告僅向原

    告陳報約47百萬片。換言之,被告單僅94年一年,即短報41

    百萬片;如依授權合約約定權利金為每片DVD+R 光碟片0.06

    美元計算,被告即短付約246 萬美元,折合新臺幣(下同)

    約8 千萬元(94年12月30日美元對新臺幣匯率為1 比32.85

    )。被告於其餘各年度及其餘類型光碟片亦均有短付情事,

    爰依民事訴訟法第244 條第4 項規定,暫先請求1千萬元。

  本件事涉兩造專利權權利金之紛爭,應適用民法第125 條一

    般請求權之15年消滅時效,而因原告與被告就個別光碟片產

    品及授權合約之依據不同,最早者亦為90年6 月20日之後所

    發生之應給付權利金之行為,從而原告於97年12月16日提起

    本件請求,自未逾15年之請求權時效。

  聲明求為判決:1.被告應給付原告1 千萬元,及自起訴狀繕

    本送達翌日起至實際清償日止按年息20% 計算之利息。2.原

    告願供擔保請准宣告假執行。


二、被告答辯略以:

  本件原告起訴請求被告給付權利金,主張被告應給付1 千萬

    元,並以94年12月30日美元對新臺幣匯率為1 比32.85 元之

    比例為計算基礎,惟原告請求給付我國通用貨幣,未敘明法

    律依據及兩造是否有特約約定。

  又本件原告起訴主張被告應給付權利金,惟原告先提出之授

    權契約共有原證4 到原證9 之授權契約,而各該契約存續期

    間亦未盡相同,原告主張被告於94年銷售DVD+R 光碟片約88

    百萬片,惟被告僅向原告陳報約47百萬片,該94年部分所憑

    契約究係原證4 到原證9 之何本授權契約,自應先予釐清。

  原告同意被告使用其專利製造光碟之事實,自屬民法第127

    條第8 款規定之商人供給之商品,其代價請求權應有短期時

    效2 年之適用。姑且不論原告起訴時並未說明,本件訴請給

    付權利金究憑何本授權契約書而來,訴訟標的金額之請求權

    依據,已非明確。若本件原告起訴狀自承,被告應給付原告

    1 千萬元,並以94年12月30日美元對新臺幣匯率為1 比32.8

    5 元之比例為計算基礎,原告既自承「以94年12月30日美元

    對新臺幣匯率為1 比32.85 元之比例為計算基礎」,顯係自

    認94年12月30日即得請求本件權利金,而原告遲至97年12月

    始提出本件訴訟,請求給付權利金,已逾2 年,其請求權已

    罹於時效消滅,被告自得拒絕給付。

  原告並不否認被告於94年度向原告陳報生產約47百萬片,卻

    憑光碟片市場調查機構Understanding &  Solution 之94年

    12月報告認定被告生產實際數量為88百萬片,然就兩造生產

    數量,從未合意約定以「光碟片市場調查機構Understandi-

    ng & Solution 之調查報告」為計算基礎,遑論所謂光碟片

    市場調查機構Understanding & Solution之調查報告究係憑

    何而生?何以可信其報告確實?均未見原告說明,是原告憑

    上開調查報告引為計算基礎,顯有可議。

  原告係跨國企業,其主張之專利權乃其與日本新力公司(So

    ny Corporation of Japan )、日本太陽誘電公司(Taiyo

    Yuden Co., Ltd, Japan )合作,並共享有專利權;而新力

    公司代表其本身及太陽誘電,授權飛利浦公司可代表該二當

    事人將非專屬之授權(轉授權)授予全世界欲製造並銷售CD

    -R之任何人。這些授權係透過適用每一被授權人、具有相同

    條款之定型化專利授權契約。權利金由飛利浦、新力及太陽

    誘電按約定之比例分配。被告所銷售之光碟片數量,以DVD+

    R 光碟片而言,僅有47百萬片,並非原告所稱銷售DVD+R 光

    碟片約88百萬片,而該47百萬片部分,本於原告為新力公司

    之合約廠商地位所稱生產,亦無須支付權利金,是原告請求

    自屬無據。

  答辯聲明:1.原告之訴駁回。2.被告願以現金或同額之銀行

    可轉讓定期存單供擔保,請准宣告假執行。


三、本院得心證之理由:

  經查原告投資研發光碟片相關技術,包括CD-R、CD-RW 、DV

  D+R 、DVD-R 、DVD+RW、DVD-RW等各種光碟片之高科技技術

    ,在我國申請並取得如本判決附表一所示之專利權,有經濟

    部智慧財產局網站部份網頁附卷可稽(見本院卷第14至33

    頁);原告為使消費者能有多樣性選擇,謀求與其它廠商所

    研發之光碟片產品相容,乃與該等廠商共同制定各類光碟片

    之規格,例如CD-ROM光碟片規格(通稱「黃皮書」)、CD-R

    光碟片規格(通稱「橘皮書」)以及各式DVD 光碟片規格(

    以下合稱「相關規格」,見本院卷第34至38頁),為被告

    所不否認,均堪信為真實。因此,凡製造上開各式光碟片者

    ,均須合法取得原告上開相關專利之授權,否則即構成侵害

    原告之專利權,是上開專利乃製造相關規格光碟片之必要專

    利

  被告為合法產製相關規格之各式光碟片,曾於本判決附表二

    所示期間與原告簽訂數項專利授權合約,其中包括原告針對

    CD-R光碟片推出新授權模式後,而與原告簽訂之「VeezaCD-

    R 光碟片製造商註冊合約」,並有90年6 月20日CD-R DISC

    PATENT LICENSE AREEMENT、95年12月31日Registration

    Agreement for CD-R Disc Manufacturers、93年1 月1 日DV

    D+R DISC PATENT LICENSE AREEMENT、93年4 月7 日DVD-R

    DISC PATENT LICENSE AREEMENT、95年12月31日DVD+R DISC

    PATENT LICENSE AREEMENT 、95年12月31日DVD-R DISC

    PATENT LICENSE AREEMENT 、Understanding & Solution之

    94年12月報告節本在卷可稽(見本院卷第39至163 頁),

    因被告於授權期間屢次違反本判決附表二所列合約並拒絕履

    行相關契約義務,或遭原告終止,或於契約屆期後遭原告拒

    絕續為授權,亦有被告陳報資料可憑(見本院卷第164 至

    167 頁),堪認原告主張被告短付依兩造上揭各項授權契約

    應給付之權利金,為可採。

  承上,本件兩造之爭點在於被告歷年來給付之權利金數額是

    否與其依約應給付之數額相符?即原告請求被告給付短付之

    權利金1千萬元是否有理由?

  查原告之前聲請本院保全證據,經本院以98年2 月18日98年

    度民全字第7號裁定,保全被告於各該專利授權契約期間產

    銷各式光碟片之財務資料,並經本院囑託臺灣新竹地方法院

    執行保全證據,有本院98年度民全字第7 號及證據保全筆錄

    存卷足憑(見本院98年度民全字第7 號卷第119 至124 頁、

    第132 至136 頁)。經原告聲請就上開爭點之待證事項為鑑

    定,經本院函請臺北市會計師公會依該會會員輪辦案件辦法

    及會員輪辦案件名冊依序推薦會計師000000為鑑定人,經本

    院協調兩造同意並於99年6 月23日囑託000000會計師進行鑑

    定,嗣被告亦聲請補充鑑定將被告為SEAP、SEND、Sony/Twn

    、REE 四家公司生產之光碟片部份,分別表列,並於權利金

    計算部份予以扣除,經本院於100 年6 月21日囑託鑑定人就

    上開事項併同鑑定。之後,本院於101 年3 月28日收受鑑定

    人000000會計師所提出之協議程序查核報告(下稱本件鑑定

    報告,外放於證物袋)。

  按當事人主張之事實,經他造於準備書狀內或言詞辯論時或

    在受命法官、受託法官前自認者,無庸舉證,民事訴訟法第

    279 條第1 項定有明文。本件原告就其主張之事實,業據提

    出前開證據為證,其主張核與上開證物相符,且被告就其應

    給付權利金數額,於101 年12月5 日民事答辯狀及言詞辯論

    時均陳稱:本件依000000會計師之協議程序查核報告(即本

    件鑑定報告),本件被告應給付之權利金數額已逾1 千萬元

    ,而被告對於000000會計師查核認定應給付原告權利金數額

    在1 千萬元範圍內不為爭執等語(見本院卷第341 至342

    頁、第352 頁),依法已為自認,堪認原告之主張為真實。

    是以,原告基於專利授權合約法律關係請求被告給付1 千萬

    元,及自起訴狀繕本送達翌日即97年12月24日起至清償日止

    ,按約定利率不超過法定利率即年息20% 計算之利息(本院

    卷第47頁、第78頁、第107 頁、第122 頁、第138 頁、第

    155頁),為有理由,應予准許。

  假執行之宣告:

    兩造陳明願供擔保,聲請宣告准免假執行,均核無不合,爰

    分別酌定相當擔保金額准許之。

  被告雖抗辯原告同意被告使用其專利製造光碟之事實,自屬

    民法第127 條第8 款規定之商人供給之商品,其代價請求權

    應有短期時效2 年之適用,又原告自承,被告應給付原告1

    千萬元,並以94年12月30日美元對新臺幣匯率為1 比32.85

    元之比例為計算基礎,顯係自認94年12月30日即得請求本件

    權利金,而原告遲至97年12月始提出本件訴訟,請求給付權

    利金,已逾2 年,其請求權已罹於時效消滅,被告自得拒絕

    給付云云。惟查,本件事涉兩造專利權權利金之紛爭,並非

    屬商人供給之商品,自無民法第127 條第8 款規定之適用,

    而應適用民法第125 條一般請求權之15年消滅時效,因原告

    與被告就個別光碟片產品及授權合約之依據不同,原告請求

    給付權利金最早者為90年6 月20日之後所發生之應給付權利

    金之行為,從而原告於97年12月16日提起本件訴訟,自未逾

    15年之請求權時效。是以,被告所為時效消滅之抗辯,為無

    理由。

四、本件事證已臻明確,兩造其餘主張及攻擊或防禦方法並所提

    舉證資料,經本院斟酌後,認均不生影響本院所為上開論斷

    ,自無再予逐一審論之必要,併此敘明。

五、據上論結,原告之訴為有理由,依智慧財產案件審理法第1

    條,民事訴訟法第78條、第390 條第2 項、第392 條第2 項

    ,判決如主文。

中  華    民    國    101   年    12    月    28    日

                    智慧財產法院第二庭

                                法  官  曾啟謀

以上正本係照原本作成

如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。

中    華    民    國    101   年    12    月    28    日

                                書記官  王月伶

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